破解專利等同侵權(quán)判定難題
等同特征如何認(rèn)定？禁止反悔如何限制等同侵權(quán)的適用?……近日，由上海市高級(jí)人民法院和同濟(jì)大學(xué)共同主辦的“上海法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)論壇——專利等同侵權(quán)的司法認(rèn)定研討會(huì)”在滬舉行，來自相關(guān)主管部門、司法機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、高校等單位的專家和學(xué)者就專利等同侵權(quán)判定相關(guān)問題進(jìn)行了探討。
等同特征的認(rèn)定
最高人民法院在《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中規(guī)定：專利法第五十六條第一款所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。也就是說，即使被控產(chǎn)品或者方法從權(quán)利要求的字面意義上看不構(gòu)成侵權(quán)，但如果該產(chǎn)品或者方法與權(quán)利要求記載的技術(shù)方案在實(shí)質(zhì)上相同，也構(gòu)成侵權(quán)。
“等同特征的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)寬嚴(yán)適度。”江蘇省高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭庭長(zhǎng)宋健認(rèn)為，可以從專利的類型方面考慮等同特征認(rèn)定范圍的寬嚴(yán)程度。發(fā)明專利創(chuàng)造性要求高，實(shí)用新型專利創(chuàng)造性要求要低一些，故可以考慮發(fā)明專利的等同范圍可適當(dāng)大一些，而實(shí)用新型專利的等同范圍小一些。另外，可從相應(yīng)的技術(shù)特征是否是發(fā)明點(diǎn)考慮技術(shù)特征等同范圍的寬嚴(yán)。對(duì)于發(fā)明點(diǎn)特征，發(fā)明人付出的創(chuàng)造性勞動(dòng)更多，應(yīng)給與更大等同范圍的保護(hù)。
“等同特征的認(rèn)定需要具體案件具體分析。不能簡(jiǎn)單地根據(jù)是發(fā)明專利還是實(shí)用新型專利，而對(duì)等同特征作出較寬或者較嚴(yán)的認(rèn)定?！比f慧達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司高級(jí)合伙人尹新天認(rèn)為，特別是到了侵權(quán)階段，實(shí)用新型專利可能還經(jīng)過了無效審查程序，其價(jià)值也不一定比發(fā)明差，若對(duì)實(shí)用新型專利的等同特征認(rèn)定要求嚴(yán)一點(diǎn)，可能不太合適。專利技術(shù)方案中的發(fā)明點(diǎn)，并不易確定。如果將權(quán)利要求中的特征部分的技術(shù)特征作為技術(shù)方案的發(fā)明點(diǎn)，相對(duì)于不同的對(duì)比文件，發(fā)明點(diǎn)往往并不一樣。從相應(yīng)的技術(shù)特征是否是發(fā)明點(diǎn)來考慮技術(shù)特征等同的寬窄，實(shí)踐中可能會(huì)存在問題。
針對(duì)法院是否應(yīng)當(dāng)主動(dòng)認(rèn)定等同侵權(quán)的問題。上海市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭審判長(zhǎng)張曉都表示，法院審查等同侵權(quán)的前提條件應(yīng)是權(quán)利人在訴訟中主張了等同侵權(quán)。如果專利權(quán)人既主張相同侵權(quán)，又主張等同侵權(quán)，在相同侵權(quán)主張得不到支持的情況下，法院應(yīng)進(jìn)一步審查等同侵權(quán)是否能夠成立。如果原告在訴訟中只是主張相同侵權(quán)，法院就只審理相同侵權(quán)是否成立，而不應(yīng)主動(dòng)審查是否能夠成立等同侵權(quán)。如果原告只是主張等同侵權(quán)，而法院審查下來相同侵權(quán)能夠成立，則法院可以依據(jù)相同侵權(quán)成立直接作出判決。
在司法實(shí)踐中，如果原告權(quán)利人只是主張專利侵權(quán)，而沒有明確是相同侵權(quán)還是等同侵權(quán)，法院應(yīng)向原告進(jìn)行釋明，讓原告明確訴訟請(qǐng)求。如果原告要主張等同侵權(quán)，還應(yīng)具體明確相應(yīng)等同的技術(shù)特征，以便于被告提供相應(yīng)的反駁及抗辯的證據(jù)。如果經(jīng)法院釋明，原告還只是模糊地主張專利侵權(quán)，或者雖然主張等同侵權(quán)，但沒有具體明確的相應(yīng)等同技術(shù)特征，則法院應(yīng)視為原告僅是主張了相同侵權(quán)。
等同原則的限制
有觀點(diǎn)認(rèn)為，權(quán)利要求界定專利權(quán)保護(hù)范圍的邊界，社會(huì)公眾（特別是專利權(quán)人的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）根據(jù)權(quán)利要求記載評(píng)估自己的行為是否會(huì)構(gòu)成專利侵權(quán)。由于等同侵權(quán)將專利權(quán)的保護(hù)范圍延伸到權(quán)利要求字面含義之外，社會(huì)公眾根據(jù)權(quán)利要求的記載評(píng)估自己行為是否會(huì)構(gòu)成專利侵權(quán)的確定性就會(huì)降低，權(quán)利要求的公眾告示功能就會(huì)受到一定的影響，禁止反悔原則的作用就在于將等同侵權(quán)的適用限定在一個(gè)恰當(dāng)?shù)姆秶?，以確保權(quán)利要求的公眾告示功能。
關(guān)于禁止反悔原則在多大程度上限制等同侵權(quán)認(rèn)定的問題。有專家認(rèn)為，最高法院司法解釋規(guī)定“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。根據(jù)該司法解釋，通過權(quán)利要求修改放棄的技術(shù)方案，法院不再支持，但修改后的技術(shù)特征在多大程度上還能適用等同侵權(quán)，并不清楚。
在美國(guó)，如果專利權(quán)人限制性修改權(quán)利要求，其有義務(wù)將修改時(shí)能夠預(yù)見到的等同技術(shù)特征寫入權(quán)利要求中。在專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人針對(duì)該項(xiàng)技術(shù)特征就只能主張相同侵權(quán)，而不能主張等同侵權(quán)，除非專利權(quán)人能夠證明存在例外情況，其中的例外之一是，等同對(duì)象在權(quán)利要求修改時(shí)是不能預(yù)見的。限制性修改權(quán)利要求可能是限制性修改原權(quán)利要求中已經(jīng)存在的技術(shù)特征，將原權(quán)利要求中已有技術(shù)特征的范圍縮小，從而縮小權(quán)利要求所限定技術(shù)方案的保護(hù)范圍;限制性修改權(quán)利要求也可能是在原權(quán)利要求中增加新的技術(shù)特征，從而縮小權(quán)利要求所限定技術(shù)方案的保護(hù)范圍。該兩種修改方式均適用禁止反悔原則。
另有觀點(diǎn)認(rèn)為，禁止反悔原則的適用要有專利權(quán)人主動(dòng)放棄的意圖，專利申請(qǐng)人限制性修改權(quán)利要求，可推定申請(qǐng)人放棄意圖，但許可申請(qǐng)舉證推翻該推定。限制性權(quán)利要求通常有三種修改方式。第一，修改限制權(quán)利要求中已有技術(shù)特征的區(qū)間范圍;第二，在權(quán)利要求中增加新的技術(shù)特征;第三，刪除過寬的權(quán)利要求，將從屬權(quán)利要求提升為獨(dú)立權(quán)利要求。三種修改方式均應(yīng)適用禁止反悔原則。
日本最高法院在“無限折動(dòng)用滾珠花鍵軸承”案中明確了等同侵權(quán)五要件，即“非本質(zhì)部分、置換可能性、置換容易性、非公知技術(shù)和禁止反悔特別事由”。日本最高法院對(duì)第五要件的解釋是：“在專利申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人從權(quán)利要求范圍中有意識(shí)地排除的內(nèi)容，一旦專利權(quán)人承認(rèn)它不屬于專利發(fā)明的技術(shù)范圍，或者專利權(quán)人的行為可以被認(rèn)為具有上述意思時(shí)，按照禁止反悔原則，專利權(quán)其后再提出與此相反的主張是不能被允許的”。
“日本認(rèn)定等同侵權(quán)時(shí)，設(shè)置了嚴(yán)格的‘非本質(zhì)部分’要件，并用禁止反悔原則對(duì)等同侵權(quán)作了更嚴(yán)格的限制。在較長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期，日本基本上不承認(rèn)等同侵權(quán)，以給眾多改進(jìn)技術(shù)留有生存空間。隨著科技水平的提高，日本開始承認(rèn)等同侵權(quán)，但確立了嚴(yán)格的等同認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以避免認(rèn)定等同的范圍過寬而影響到本國(guó)科技水平的整體進(jìn)步。中國(guó)可借鑒日本的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)嚴(yán)格適用等同侵權(quán)，有效地利用禁止反悔原則對(duì)等同侵權(quán)進(jìn)行限制?！碧旖虼髮W(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心副教授俞風(fēng)雷表示。
權(quán)利要求部分無效時(shí)是否應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則？
“權(quán)利要求部分無效時(shí)，專利文件撰寫人沒有修改權(quán)利要求，仍然適用禁止反悔原則，其實(shí)質(zhì)是將在權(quán)利要求中寫入能夠預(yù)見的等同技術(shù)特征的時(shí)間提前到了專利申請(qǐng)時(shí)（包括專利授權(quán)審查過程中），的確存在不合理之處。但如果這種情況下不適用禁止反悔原則，在以后的專利無效程序中，專利權(quán)人均不會(huì)再修改權(quán)利要求，這無疑會(huì)增加專利復(fù)審委員會(huì)的審查負(fù)擔(dān)。”有關(guān)專家表示，根據(jù)現(xiàn)行《專利審查指南》中的規(guī)定，專利無效宣告審查程序中，權(quán)利要求的修改方式受限制，權(quán)利要求部分無效時(shí)，在實(shí)際效果上相當(dāng)于專利權(quán)人主動(dòng)修改了權(quán)利要求。建議在無效審查程序中，專利權(quán)人在恰當(dāng)時(shí)機(jī)（如在收到專利復(fù)審委員會(huì)轉(zhuǎn)來無效宣告請(qǐng)求人增加理由及提供補(bǔ)充證據(jù)后）應(yīng)有一次機(jī)會(huì)主動(dòng)修改權(quán)利要求。
主動(dòng)修改權(quán)利要求時(shí)，權(quán)利要求的修改只要滿足專利法第三十三條以及專利法實(shí)施細(xì)則第六十九條第一款的規(guī)定即可，而不應(yīng)受現(xiàn)行《專利審查指南》所規(guī)定的三種修改方式的限制。這樣，專利無效程序中，在獨(dú)立權(quán)利要求被宣告無效，從屬權(quán)利要求被維持有效，但專利說明書還披露了比獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍要窄但比從屬權(quán)利要求保護(hù)范圍要寬的技術(shù)方案的情況下，專利權(quán)人就可以修改權(quán)利要求，將保護(hù)范圍界于獨(dú)立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求之間的技術(shù)方案寫入權(quán)利要求中。在專利無效程序中，如果專利權(quán)人有機(jī)會(huì)主動(dòng)修改權(quán)利要求而未修改，最后專利權(quán)被宣告部分無效，專利權(quán)人以被維持有效的從屬權(quán)利要求主張權(quán)利時(shí)，應(yīng)認(rèn)定專利說明書中沒有披露或者即使披露了，專利權(quán)人也放棄了比獨(dú)立權(quán)利要求范圍窄但比從屬權(quán)利要求范圍寬的技術(shù)方案，從而認(rèn)定專利權(quán)人在實(shí)質(zhì)上是因修改權(quán)利要求而被維持有效，故應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。這種情況下的禁止反悔原則適用也就更加合理一些。（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 記者 魏小毛 胡嫚）
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